Existe un riesgo inherente al presentar una solicitud de marca
Con más de 213,65 millones de empresas [1] y 64,4 millones de marcas registradas en todo el mundo [2], la idea de que el nombre de una marca sea 100 % único es, en realidad, ingenua. Dado que el registro de marcas protege a su titular frente a marcas idénticas y similares, es importante reconocer el riesgo inherente en el proceso de registro. En otras palabras, incluso si la marca que se desea registrar es única en el sentido de que no existe un registro idéntico previo, los titulares de marcas similares pueden ejercer su derecho a oponerse a la nueva solicitud.
Estrategias para maximizar las posibilidades de éxito en el registro de una marca
La evaluación, mitigación y aceptación del riesgo son elementos fundamentales en el proceso de registro de una marca. Sin embargo, el riesgo potencial de recibir acciones oficiales (office actions) u oposiciones a nuevas solicitudes puede minimizarse mediante tres estrategias clave:
Evaluación profunda de los criterios de elegibilidad.
Selección cuidadosa de los bienes y servicios, considerando marcas potencialmente conflictivas.
Preparación para posibles acciones oficiales y/o oposiciones.
Realizar una evaluación exhaustiva de los criterios de elegibilidad
Existen dos criterios principales de elegibilidad para un registro exitoso de marca:
Carácter distintivo y descriptividad: Una marca registrada debe mostrar un nivel suficiente de distintividad para diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de la competencia. Esto significa que nombres muy descriptivos, como Napoli Pizza o Fastest Car, serán rechazados por la oficina de propiedad intelectual.
Detección de similitudes: Se evalúa el nivel de similitud con marcas ya registradas. Todos los titulares de marcas registradas tienen derecho de prioridad para oponerse a nuevas solicitudes; por tanto, si la nueva solicitud es idéntica o muy similar y puede generar confusión entre los consumidores, es probable que surja una oposición.
Comprender hasta qué punto el nombre de la marca cumple estos criterios es la base para evitar errores costosos al intentar registros prácticamente destinados al fracaso. Además, esta evaluación sirve de fundamento para las estrategias restantes que aumentan las probabilidades de éxito.
Prestar atención a la selección de bienes y servicios
La similitud percibida de una nueva solicitud de marca con marcas ya registradas se evalúa en el contexto de los bienes y servicios que se solapan. La lógica subyacente se basa en la función principal del registro de marcas: evitar la confusión del consumidor. Por ello, dos marcas similares pueden coexistir si operan en sectores industriales distintos y no generan confusión.
Una evaluación detallada y selección cuidadosa de bienes y servicios ayuda a reducir el riesgo de rechazo o oposición. Incluso dentro de la misma clase de marca, se pueden establecer distinciones suficientes para minimizar conflictos. Por ejemplo, si se presenta una solicitud para una marca en la Clase 25 (ropa) y ya existe una marca similar registrada para prendas generales, la nueva solicitud probablemente será rechazada. Sin embargo, si la nueva marca se utiliza exclusivamente para ropa deportiva funcional, esta especificación reduce significativamente el riesgo de oposición y mejora las posibilidades de alcanzar un acuerdo de coexistencia con la marca existente.
Prepararse para posibles acciones oficiales y/o oposiciones
El registro de una marca no necesariamente falla si se recibe una acción oficial u oposición. El solicitante tiene la oportunidad de responder y llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. Reconocer este riesgo es clave para lograr un registro exitoso.
Factores como la participación de mercado, la reputación y la trayectoria también influyen al resolver acciones u oposiciones. Según nuestra experiencia, el 80 % de las acciones y oposiciones pueden resolverse de manera amistosa sin procedimientos legales complicados.
Preguntas frecuentes – Cómo maximizar las posibilidades de éxito en el registro de una marca
1. ¿Por qué es importante el carácter distintivo en el registro de marcas?
El carácter distintivo es crucial porque diferencia tu marca de otras en el mercado. Sin un nivel suficiente de distintividad, una marca puede considerarse demasiado genérica o descriptiva, lo que puede llevar a su rechazo por la oficina de propiedad intelectual.
2. ¿Cómo pueden las empresas evitar oposiciones a su marca?
Las empresas pueden reducir las oposiciones realizando una búsqueda exhaustiva de marcas existentes y asegurándose de que su nombre sea único y utilizado en un sector industrial distinto. Definir claramente los bienes y servicios asociados con la marca también ayuda a prevenir conflictos.
3. ¿Qué debe hacer una empresa si su marca enfrenta una oposición o acción oficial?
Si una marca enfrenta una oposición o acción oficial, la empresa debe responder proactivamente abordando los puntos planteados. Esto puede incluir negociar con la parte opositora o modificar la solicitud para reducir la probabilidad de confusión entre los consumidores, buscando siempre una resolución amistosa.
